Il brevetto europeo con effetto unitario e il tribunale unificato dei brevetti

Il sistema del brevetto europeo con effetto unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) entrerà in vigore il 1 Aprile 2023 (1).

Il sistema costituisce l'esito di un dibattito a livello europeo durato quarant'anni, con lo scopo di stimolare la crescita degli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo e assicurare una tutela e giurisdizione unitaria alla proprietà intellettuale nel territorio degli Stati membri.

A causa del mancato raggiungimento di un accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea (UE) circa il sistema di traduzioni, dall'idea iniziale di un brevetto “comunitario”, con efficacia e protezione uniforme in tutto il territorio dell'UE, si è giunti nel 2012 alla creazione di un brevetto europeo con effetto unitario (brevetto unitario) limitato ai territori che fanno parte della cooperazione rafforzata. Il 17 dicembre 2012 sono stati approvati i Regolamenti n. 1257/2012 (2) e n. 1260/2012 (3), che, rispettivamente, istituiscono un brevetto europeo con effetto unitario e ne disciplinano il regime linguistico.

Attualmente, tutti gli Stati membri dell'UE partecipano alla cooperazione rafforzata, ad eccezione della Croazia e della Spagna (4).

Accanto ai regolamenti sul brevetto unitario, il sistema prevede un Accordo internazionale istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), quale organo giurisdizionale unico e specializzato per la risoluzione delle controversie relative ai brevetti unitari e ai brevetti europei tradizionali, firmato il 19 febbraio 2013 da tutti gli Stati membri (tranne Polonia, Spagna e Croazia) (5) (6).

L'Italia si era inizialmente opposta al regime di traduzione proposto (che prevede una delle lingue ufficiali dell'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO), ovvero inglese, francese o tedesco) e aveva presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'UE dato che non riteneva compatibile la cooperazione rafforzata in materia con il diritto dell'UE. Tuttavia, dopo la pronuncia non favorevole della Corte di Giustizia dell'UE (7), ha modificato la sua posizione e nel 2015 (8) ha aderito alla cooperazione rafforzata e con Legge 3 novembre 2016, n. 214 ha ratificato l'Accordo TUB (9).

In senso contrario, per effetto della Brexit, il Regno Unito, con notifica depositata il 20 luglio 2020 presso il Segretariato del Consiglio UE, ha ufficializzato la propria decisione di ritirarsi dal progetto per il brevetto unitario e dalla ratifica dell'Accordo TUB. Con detto ritiro, la sede londinese della Divisione Centrale del TUB si è resa vacante e si è aperto il percorso, ancora non concluso, per la nuova assegnazione della sede. Milano sembra essere una delle candidate favorite (10).

Il sistema del brevetto unitario si articola su tre livelli, sostanziale, giurisdizionale e processuale.

Il brevetto unitario costituisce un titolo di proprietà intellettuale autonomo e unitario, che si affianca alla tutela brevettuale oggi esistente a livello europeo (presso l'EPO), distinguendosi per l'efficacia unitaria e la giurisdizione unificata.

Il brevetto europeo tradizionale si compone, infatti, di un “fascio di brevetti nazionali”, ovvero in tanti brevetti nazionali quanti sono gli Stati in cui ne viene chiesta la protezione. Il titolo ha efficacia limitata al territorio in cui è stato convalidato e soggiace alla giurisdizione dei rispettivi Tribunali nazionali.

Al contrario, il brevetto unitario, a seguito del rilascio da parte dell'EPO, rimane unico. Gli effetti della tutela brevettuale sono infatti uniformi in tutti i territori degli Stati membri aderenti all'iniziativa. Si precisa che l'effetto unitario è circoscritto ai soli territori degli Stati membri che alla data della registrazione dell'effetto unitario abbiano aderito alla cooperazione rafforzata e abbiano anche ratificato l'accordo TUB (11). Ciò potrebbe comportare una situazione di potenziale coesistenza di serie di brevetti unitari eterogenei con differente copertura territoriale, che sarà sempre più ampia di volta in volta che nuovi Stati ratificheranno i regolamenti sul brevetto unitario e l'accordo TUB (12).

Il brevetto unitario può essere limitato, trasferito o revocato, o può estinguersi unicamente a tutti gli Stati membri partecipanti e le decisioni del TUB relative a tale tipo di brevetto trovano applicazione nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti (13).

La concessione di licenze (sia esclusive sia non esclusive) può invece riguardare anche una parte solamente del territorio degli Stati membri partecipanti (14). Sono equiparate alle licenze contrattuali le licenze di diritto, che conseguono a dichiarazioni di offerta depositate presso l'EPO, con cui il titolare si dichiara disponibile a concedere in licenza a qualsiasi soggetto il brevetto verso un corrispettivo adeguato.

I diritti connessi al brevetto unitario si esauriscono quando il prodotto tutelato da tale brevetto sia stato immesso sul mercato dell'UE dal titolare del brevetto, o con il suo consenso, salvo la sussistenza di motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto (15). Pertanto, l'immissione del titolare o il suo consenso all'immissione del prodotto in uno Stato dell'UE anche non aderente alla cooperazione rafforzata esaurisce il diritto di brevetto.

Il brevetto unitario garantisce un accesso al sistema brevettuale più agevole ed economicamente meno oneroso. Infatti, esso consente di evitare i costi di traduzione in ciascuno Stato membro, nonché il versamento di tasse di rinnovo nazionali con le relative diverse procedure.

Il brevetto unitario si consegue con il medesimo sistema di deposito ed esame attualmente in vigore presso l'EPO. La domanda deve essere presentata, da parte del titolare, non oltre un mese dopo la pubblicazione della concessione di quel titolo sul Bollettino Ufficiale dei brevetti europei nella medesima lingua utilizzata per la sua procedura e l'effetto viene trascritto nel registro per la tutela brevettuale unitaria.

Riguardo i rapporti tra brevetto unitario e brevetto tradizionale, il Reg. 1257/2012 prevede un divieto di doppia protezione, ovvero il divieto di cumulare la protezione conferita a un'invenzione con una domanda di brevetto unitario e una domanda di brevetto europeo tradizionale (16). Il che è coerente con il principio per cui il brevetto europeo acquista un'efficacia unitaria retroattivamente, dal momento della menzione del rilascio del brevetto.

Il Reg. 1257/2012 nulla dispone, invece, riguardo alla possibilità di cumulare la tutela unitaria a quella nazionale e, conseguentemente, la disciplina degli Stati membri contraenti è diversa ed alcuni, come Germania e Francia, permettono di tutelare la medesima invenzione con due differenti titoli, il brevetto nazionale e il brevetto europeo con effetto unitario (17); altri, come l'Italia (18), non lo consentono.

Il TUB ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro e si compone di un Tribunale di primo grado e di una Corte di appello.

Il Tribunale di primo grado si articola in una divisione centrale con sede a Parigi (con specifica competenza in tecniche industriali, trasporti, tessili, carta, costruzioni fisse, fisica, elettricità) e con sezioni a Monaco (aree: meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi, esplosivi) e, almeno inizialmente, altra sede che andrà a sostituire quella vacante di Londra (19) (aree: chimica, metallurgia, life sciences).

Le divisioni locali sono dislocate nei singoli Stati membri, per un massimo di quattro, mentre le divisioni regionali sono istituite per due o più Stati membri. Attualmente è stata ufficializzata l'istituzione di quattro divisioni locali in Germania (Monaco, Mannheim, Düsseldorf e Amburgo), una divisione locale a Vienna, Bruxelles, Copenaghen, Milano, l'Aja, Helsinki, Parigi, Lubiana, Lisbona e una divisione regionale a Stoccolma negli Stati nord Baltici (Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania).

Questa articolata composizione geografica rappresenta il punto di incontro tra due opposte esigenze: da un lato, quello di uniformare la giurisdizione e la giurisprudenza brevettuale tramite una centralizzazione del sistema, dall'altro, quello di assicurare una vicinanza giuridica agli operatori economici con i Tribunali locali.

La Corte di appello ha sede a Lussemburgo.

A completare la struttura del TUB, è istituita presso la sede della Corte di appello una cancelleria, il cui registro, nel quale vengono annotati tutti gli atti delle cause dinanzi al Tribunale, è accessibile al pubblico. Al TUB è altresì abbinato un Centro di mediazione ed arbitrato con sede a Lisbona, organismo destinato ad operare indipendentemente ancorché in collaborazione e stretto contatto con il TUB.

Il TUB costituisce un organo giurisdizionale comune a tutti gli Stati membri partecipanti, che svolge anche la funzione di garantire, insieme alla Corte di Giustizia dell'UE, la corretta ed uniforme interpretazione ed applicazione del diritto dell'UE. A tale scopo, si prevede la facoltà per il Tribunale di primo grado e l'obbligo per la Corte di appello di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE (20) in caso di dubbi sull'applicazione o interpretazione del diritto dell'UE (21).

I collegi del Tribunale di primo grado e della Corte di appello hanno composizione multinazionale e specializzata, con giudici qualificati sotto il profilo giuridico e sotto il profilo tecnico, con specializzazioni ed esperienze nel settore tecnologico oggetto della controversia (22).

L'organizzazione del TUB influisce sulla disciplina linguistica. Invero, la lingua del procedimento dinanzi alle divisioni locali o regionali è una lingua ufficiale dell'UE e più precisamente quella dello Stato membro contraente che ospita la divisione interessata oppure quella designata dagli Stati membri contraenti che condividono la divisione regionale. La lingua del procedimento davanti alla divisione centrale è quella in cui il brevetto oggetto della controversia è stato rilasciato. Anche in relazione alle divisioni locali e regionali è possibile utilizzare la lingua di rilascio del brevetto, qualora le parti lo convengano, salva approvazione del collegio oppure nel caso in cui lo decida il collegio per motivi di praticità ed equità.

La lingua del secondo grado di giudizio è, di norma, la stessa del procedimento di primo grado (23).

Il TUB conosce delle controversie relative sia ai brevetti unitari sia ai brevetti europei tradizionali (salva la possibilità, per questi ultimi, di esercitare l'opt out, v. infra), domande di brevetto e relativi certificati protettivi complementari.

La competenza esclusiva riguarda (24) le azioni in materia di contraffazione (sia in relazione all'accertamento positivo della violazione o sia all'accertamento negativo proposta nei confronti del titolare del brevetto), le azioni per misure provvisorie, cautelari e ingiunzioni, le azioni di revoca e nullità e le relative domande riconvenzionali, le azioni per risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto, le azioni correlate all'utilizzo dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione. La competenza del TUB si estende anche alle licenze, come nel caso in cui il presunto contraffattore eccepisca la mancata concessione della licenza, in condizioni FRAND (25), di uno Standard Essential Patent, e, quindi l'abuso di posizione dominante da parte del titolare del brevetto. Al riguardo, se appare ammissibile che detta questione possa essere sollevata come eccezione, è invece discutibile se essa possa costituire l'oggetto di una domanda riconvenzionale, con conseguente efficacia di giudicato della decisione del TUB in materia antitrust sull'abuso di posizione dominante del titolare del brevetto (26).

Tuttavia, la giurisdizione esclusiva del tribunale unificato incontra un limite in relazione ai brevetti europei senza effetto unitario nel corso del periodo transitorio (27).

In particolare, nei sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, prorogabili di un ulteriore periodo fino a sette anni (28), i tribunali nazionali possono essere aditi in alternativa rispetto al TUB con riferimento alle azioni di contraffazione, di revoca e di nullità (29).

Inoltre, i titolari di brevetti europei, di domande di brevetto e di certificati protettivi complementari hanno la facoltà di escludere in radice la giurisdizione del TUB, esercitando l'opt out a favore della sola giurisdizione nazionale. In mancanza si avrà la giurisdizione esclusiva del TUB. L'opt out può essere esercitato fino a un mese prima del termine del periodo transitorio finché non sia stata proposta un'azione davanti al TUB per lo stesso brevetto oggetto della richiesta. L'opt out può essere revocato dal titolare in qualsiasi momento, salvo che non sia già stata proposta un'azione dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale.

Riguardo la ripartizione interna delle competenze, le azioni di contraffazione, le azioni per misure cautelari, le azioni di risarcimento danni e le azioni correlate all'utilizzo dell'invenzione o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione sono di competenza della divisione locale o regionale. Questa ha sede nello Stato membro del locus commissi delicti oppure del luogo in cui il convenuto (o, in caso di pluralità di convenuti, uno di essi) ha la residenza o la sede principale delle attività o una sede delle attività. La divisione centrale conosce sia delle azioni in via principale di revoca e nullità sia delle azioni di accertamento negativo della contraffazione (30).

L'Accordo TUB introduce regole peculiari per il coordinamento tra le azioni.

In dettaglio, qualora penda un'azione di accertamento positivo di contraffazione tra le stesse parti e con riferimento allo stesso brevetto dinanzi a una divisione locale o regionale, le azioni di revoca e nullità possono essere proposte solo avanti la stessa divisione locale o regionale (31).

Ad evitare strategie di torpedo (32), è previsto che l'azione di accertamento negativo sia sospesa qualora venga avviata entro tre mesi tra le stesse parti e relativamente allo stesso brevetto un'azione di accertamento positivo (33).

Nel caso di domanda riconvenzionale di nullità proposta dinanzi alla divisione locale o regionale nel giudizio di accertamento positivo della contraffazione, la divisione interessata, sentite le parti, ha la possibilità di mantenere il giudizio unitario, oppure deferire la domanda riconvenzionale di nullità alla divisione centrale (e ciò secondo il modello tedesco della biforcazione), procedendo o sospendendo il procedimento di contraffazione (considerata la probabile invalidità del brevetto) oppure deferire l'intera causa alla divisione centrale quando vi sia l'accordo delle parti (34).

Infine, nel caso in cui vengano istaurate opposizioni davanti l'EPO, il TUB può sospendere la causa qualora sia prevedibile che la decisione amministrativa avvenga in tempi rapidi (35).

La legittimazione ad agire spetta al titolare del brevetto, al licenziatario esclusivo, previa informazione al titolare, ed al licenziatario non esclusivo, a condizione che detta facoltà sia espressamente prevista nell'accordo di licenza (36).

La rappresentanza processuale è riconosciuta sia agli avvocati abilitati al patrocinio nei rispettivi Stati contraenti sia ai mandatari brevettuali abilitati davanti all'EPO che possiedano un Certificato di “European Patent Litigator” (37).

Il procedimento avanti il TUB si articola in tre fasi, disciplinate in dettaglio nel Regolamento di Procedura (38).

La prima è la fase scritta (written procedure) (39), che inizia con la notifica della citazione nella lingua utilizzata presso la competente divisione.

Entro un mese dalla notifica, il convenuto ha facoltà di proporre le eccezioni pregiudiziali di rito (giurisdizione del TUB, competenza della divisione e lingua della procedura). L'attore può sanare il vizio lamentato o presentare osservazioni scritte. All'esito, il giudice istruttore deve pronunciarsi sulle eccezioni pregiudiziali con decisione impugnabile presso la Corte di appello.

Il convenuto deve costituirsi con memoria da depositare entro tre mesi dalla notifica della citazione, con possibilità di svolgere domande riconvenzionali, come quella di nullità del brevetto. In tal caso, l'attore, entro due mesi dalla notifica della domanda riconvenzionale di nullità, può presentare una replica che potrà essere accompagnata da un'istanza di modifica di una o più delle rivendicazioni del brevetto contestato.

La successiva fase è quella interlocutoria (interim procedure) (40) gestita dal giudice istruttore allo scopo di identificare le questioni e i fatti controversi e chiarire le posizioni delle parti in merito, nonché stabilire il calendario per l'ulteriore svolgimento del procedimento. In detta fase il giudice istruttore ha la facoltà di tentare una mediazione tra le parti, ordinare la produzione di ulteriori memorie o documenti e identificare le questioni sui quali saranno chiamate a deporre testi ed esperti.

L'ultima fase è quella orale (oral procedure) (41) che si svolge avanti il Collegio per l'escussione delle parti, i testimoni ed i periti.

È prevista la possibilità per il Collegio di nominare un consulente tecnico, la cui relazione sarà sottoposta alla discussione in contradditorio tra le parti.

All'esito della fase orale, il procedimento si conclude con sentenza da depositare entro sei settimane.

Le sentenze sono motivate e formulate per iscritto e adottate a maggioranza dei membri del collegio; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Nel caso in cui venga accertata la contraffazione, possono essere emessi provvedimenti di inibitoria definitiva, ritiro dei prodotti dal mercato, distruzione e condanna al risarcimento del danno.

Nel caso in cui venga accertata l'invalidità, il TUB revoca il brevetto, in tutto o in parte (42).

Le sentenze sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente, ma l'esecuzione può essere subordinata alla prestazione di una cauzione o garanzia equivalente. I procedimenti di esecuzione sono disciplinati dal diritto dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione.

Il procedimento per la liquidazione del danno è eventuale e separato da quello che accerta la contraffazione (43). Tale procedimento deve essere avviato entro e non oltre un anno dalla sentenza definitiva sulla contraffazione e sulla validità, presentando istanza di determinazione del danno, comprensiva di istanza di esibizione delle scritture contabili. L'istanza per la determinazione del danno può essere proposta immediatamente dopo la decisione di primo grado ma, in tal caso, il giudice può decidere di sospendere il procedimento per la determinazione del danno in pendenza di appello.

Analogamente, è previsto un procedimento separato per la liquidazione delle spese processuali (44).

Anche per le misure cautelari è prevista una procedura autonoma, articolata in due fasi, scritta e orale, simili a quelle del procedimento principale (45).

Le misure cautelari comprendono l'inibitoria, eventualmente assistita da penale, il sequestro dei prodotti ritenuti essere in contraffazione del brevetto, il blocco di beni, il sequestro conservativo di beni mobili ed immobili, incluso il blocco dei conti bancari e di altri averi del presunto contraffattore quando vi sia il rischio che possa essere eluso il risarcimento del danno, nonché l'ordine di protezione delle prove e di ispezione in loco. Dette misure sono concesse previo accertamento dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e l'esecuzione è disciplinata dal diritto dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede.

I provvedimenti provvisori possono essere trattati ed eseguiti inaudita altera parte. È riconosciuta la facoltà, in capo al potenziale contraffattore, quando ritenga probabile che in un prossimo futuro venga proposta nei suoi confronti in qualità di resistente una domanda di misure cautelari e a prevenire la concessione inaudita altera parte, di depositare una protective letter, contestando i fatti che si presumono essere invocati dal ricorrente e le ragioni di invalidità del brevetto. Qualora venga effettivamente presentata una domanda di misura cautelare inaudita altera parte, i giudici investiti della domanda saranno tenuti a considerare la protective letter anche ai fini della necessità di instaurare il contraddittorio (46).

Nel caso in cui le misure cautelari siano revocate o decadano o qualora, successivamente, si constati che non vi è stata contraffazione, si riconosce il diritto del resistente a un adeguato risarcimento del danno eventualmente subito a causa delle misure in questione.

Contro le decisioni del Tribunale di primo grado è possibile proporre appello (47), entro due mesi dalla data di notifica della decisione. In caso di misure cautelari o probatorie, il reclamo è proponibile entro quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza. Sia l'appello che il reclamo possono investire questioni di diritto e di fatto. L'appello non ha effetto sospensivo, salva decisione della Corte di appello, su richiesta motivata di una delle parti. Al contrario, l'appello contro una decisione relativa ad azioni o domande riconvenzionali di nullità ha sempre effetto sospensivo. La decisione della Corte di appello è definitiva, salvo che la stessa Corte di appello disponga il rinvio al Tribunale. In via eccezionale, è possibile fare istanza di riesame avverso le decisioni definitive del TUB in caso di scoperta di un fatto - reato accertato con sentenza nazionale passata in giudicato di natura tale da costituire un fattore decisivo, di cui non la parte non era a conoscenza al momento dell'emissione della decisione, o di vizi sostanziali della procedura (48). L'istanza di riesame si propone alla Corte di appello entro dieci anni dalla data della decisione e al più tardi entro due mesi dalla data della scoperta del fatto o del vizio di procedura e, ove accolta, determina l'annullamento della decisione e la riapertura di un nuovo procedimento.