Nullità e decadenza dei marchi: dal 29 dicembre 2022 al via la nuova procedura

A decorrere dal 29 dicembre 2022 diventa operativo il procedimento amministrativo per contestare la validità di un marchio e farne dichiarare la nullità o la decadenza davanti all'UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi). L'avvio della nuova procedura è reso possibile a seguito della nuova disciplina prevista nel Reg. di attuazione CPI (nuovi artt. da 63 bis a 63 terdecies DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33, introdotti dal DM Svil. Econ. 19 luglio 2022 n. 180).

Di seguito illustriamo gli aspetti principali e le fasi fondamentali del procedimento.

Presentazione della domanda

Otre agli elementi previsti a pena di inammissibilità dall'art. 184 bis c. 4 e 5 CPI, l'istanza deve riportare (art. 63 bis c. 2 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33):

• l'identificazione dell'istante e del suo eventuale rappresentante mediante l'indicazione del cognome, nome, codice fiscale o partita IVA, nazionalità e residenza della persona fisica o denominazione, sede e nazionalità della persona giuridica o dell'ente istante, di uno o più recapiti telefonici, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo di posta elettronica certificata e l'elezione di domicilio;
• l'identificazione della registrazione nazionale o internazionale estesa all'Italia contro cui viene proposta l'istanza, mediante l'indicazione: del titolare, della rappresentazione del marchio, del numero, data di deposito e di eventuale priorità e data di registrazione; dei prodotti e servizi, raggruppati per le relative le classi, nei confronti dei quali è proposta l'istanza;
• i motivi su cui si basa l'istanza di decadenza o di nullità;
• la firma dell'istante o del suo rappresentante.

Se l'istanza si fonda su un marchio o diritto anteriore, deve contenere anche (art. 63 bis c. 3 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33):

• in caso di marchi anteriori registrati: l'indicazione che si tratta di un marchio nazionale, dell'Unione europea o internazionale che designa l'Italia, la rappresentazione del marchio, il titolare, il numero e la data di deposito della domanda e di eventuale priorità o preesistenza e di registrazione; se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;
• in caso di marchi notoriamente conosciuti, la rappresentazione del marchio e l'indicazione dell'estensione geografica di tale notorietà;
• in caso di marchi depositati da un agente senza il consenso, in relazione al diritto anteriore del titolare: per i marchi registrati, le indicazioni previste alla lettera a); per i marchi non registrati, la rappresentazione e l'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto;
• nel caso di determinati diritti: l'indicazione della natura del diritto protetto, precisando se si tratti di denominazione d'origine, indicazione geografica, menzione tradizionale per i vini, specialità tradizionale garantita, denominazione di varietà vegetale registrata; la rappresentazione del segno, il numero e la data di presentazione della domanda o registrazione o, in mancanza, la data di decorrenza della protezione; l'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto (Italia o UE) ed i riferimenti normativi o convenzionali su cui si basa il diritto alla protezione.

Esame dell'Ufficio

Verificato l'avvenuto pagamento del diritto di deposito dell'istanza, l'Ufficio procede all'esame della ricevibilità ed ammissibilità dell'istanza (art. 63 quater c. 1 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33; per i motivi di irricevibilità: art. 63 quater c. 2 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33; per i motivi di inammissibilità: art. 63 quater c. 3 e 4 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33).

Se l'istanza è ricevibile e ammissibile, l'UIBM comunica alle parti l'avvio del procedimento, trasmettendo loro l'istanza di decadenza o nullità e avvisandole della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di 2 mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile più volte fino a un anno, su istanza congiunta delle parti (art. 63 quinquies c. 1 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33).

In assenza di accordo l'Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di 60 giorni per il deposito delle proprie deduzioni (art. 63 quinquies c. 2 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33).

Decorso il termine assegnato, se il titolare del marchio contestato (art. 63 quinquies c. 3 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33).

• presenta le deduzioni e l'eventuale richiesta di prova d'uso, l'Ufficio le trasmette all'istante, assegnando un termine di 60 giorni per replicare. Alla scadenza del termine concesso, l'Ufficio assegna al titolare del marchio ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. La richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore è sempre soggetta alla verifica di ammissibilità;
• non presenta deduzioni, l'Ufficio procede alla decisione.

Decisione

Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza sono decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza (art. 63 sexies c. 1 DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33).

L'UIBM emette la decisione entro 24 mesi dalla data di deposito dell'istanza, salvi i periodi di sospensione (art. 63 decies DM Svil. Econ. 13 gennaio 2010 n. 33).

Se l'istanza è accolta, l'UIBM dichiara la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone, se del caso, il trasferimento della titolarità della registrazione. Nel caso di registrazione internazionale, comunica la decisione all'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).