Marchi: il titolare può vietare l’uso di segno identico o simile su pezzi non originali in quanto pregiudica le garanzie di provenienza e qualità del prodotto

A., un noto costruttore di autoveicoli, è titolare di un marchio figurativo dell'Unione europea, registrato tra l'altro per veicoli, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli.

Tale marchio è riprodotto e utilizzato come emblema della A. Un commerciante polacco offre in vendita, pubblicizzandole sul proprio sito Internet, griglie per radiatori non originali, adattate per vecchi modelli di autoveicoli A. Tali griglie includono un elemento la cui forma è simile o identica a tale marchio e che è progettato per il fissaggio dell'emblema della A.

La A. ha avviato un procedimento giudiziario contro tale commerciante. Essa chiede gli venga vietato di commercializzare griglie per radiatori non originali recanti un segno identico o simile al marchio A. Investito di tale domanda, il giudice polacco vuole stabilire la portata della tutela conferita da tale marchio. Esso si è rivolto alla Corte di giustizia al fine di stabilire se la commercializzazione di pezzi di ricambio di autoveicoli, come le griglie per radiatori, costituisca, secondo il Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul marchio dell'Unione europea, un «uso di un segno nel commercio» tale da pregiudicare le funzioni del marchio. Esso si interroga anche sulla questione se il titolare di detto marchio possa vietare a un terzo detto uso.

Nella sua sentenza, la Corte risponde in modo affermativo. Essa rileva, innanzitutto, che la clausola di riparazione prevista per i disegni e modelli comunitari non è applicabile. Un segno protetto in quanto marchio dell'Unione europea può anche essere, in determinate circostanze, protetto in quanto disegno o modello comunitario.

La clausola cosiddetta «di riparazione» prevista dal Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni o modelli comunitari, apporta determinate limitazioni alla tutela conferita dai disegni o modelli. Tuttavia, secondo la Corte, tale clausola lascia impregiudicate le disposizioni del diritto dell'Unione relative ai marchi e non contiene alcuna deroga alla normativa dell'Unione in materia di marchi.

La CGUE nota, poi, che, nella specie, le griglie per radiatori non provengono dal titolare del marchio e sono immesse in commercio senza il suo consenso. Orbene, l'elemento progettato per il fissaggio dell'emblema della A. vi è integrato al fine della commercializzazione delle griglie da parte del terzo. Esso è visibile per il pubblico che desidera acquistare un tale pezzo di ricambio. Ciò potrebbe costituire un collegamento materiale tra il pezzo di ricambio di cui trattasi e il titolare del marchio. Di conseguenza, un siffatto uso può pregiudicare le funzioni del marchio consistenti, in particolare, nel garantire la provenienza o la qualità del prodotto.

La Corte lascia al giudice nazionale il compito di verificare, da un lato, se l'elemento della griglia per radiatori di cui trattasi sia identico o simile al marchio in questione e, dall'altro, se la griglia per radiatori sia identica o simile a uno o più prodotti per i quali tale marchio è registrato. Tuttavia, qualora il giudice nazionale ritenga che il marchio A. sia notorio nell'Unione, il suo titolare dovrà beneficiare, a talune condizioni, di una tutela rafforzata. In tal caso, poco importa che le griglie per radiatori di cui trattasi e i prodotti per i quali il marchio è registrato siano identici, simili o diversi.

La Corte conferma, inoltre, che, qualora la scelta della forma dell'elemento progettato per il fissaggio dell'emblema del costruttore di autoveicoli sia guidata dalla volontà di commercializzare una griglia per radiatori che assomigli nel modo più fedele possibile alla griglia per radiatori originale, il diritto dell'Unione non limita il diritto esclusivo di tale costruttore titolare del marchio di vietare l'uso in commercio di un segno identico o simile (tale ipotesi non può, segnatamente, essere assimilata all'uso del marchio per contraddistinguere la destinazione di un prodotto come accessorio o pezzo di ricambio).