Risoluzione del contratto di cessione del marchio identico ad uno preesistente

Massima

“La domanda di registrazione del marchio oggetto di cessione è avvenuta da parte di società socia della società X che all'epoca era attiva e utilizzava il marchio precedentemente oggetto di registrazione della società Y ed identico a quello successivamente registrato dalla società Z. Proprio tali circostanze inducono a ritenere la sussistenza, nel caso di specie, dell'ipotesi di registrazione in male fede di cui all'art. 19 CPI e, in ogni caso, la carenza dei requisiti di novità necessari per la registrazione di cui all'art. 12 CPI, in relazione al marchio Y successivamente registrato.

Risulta, pertanto, sussistere un inadempimento qualificabile come grave ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. che giustifica la pronuncia di risoluzione del contratto di cessione”.

Il caso

La società attrice ha riassunto innanzi al Tribunale di Torino il giudizio già proposto dinanzi al Tribunale di Asti riguardante la domanda riconvenzionale proposta nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore della società attrice dallo stesso Tribunale di Asti, il quale aveva dichiarato l'incompetenza per materia a favore del Tribunale di Torino.

In sintesi, l'attrice aveva intrapreso dal 2014 l'attività di produzione di ammortizzatori in relazione alla quale la stessa aveva acquistato dalla convenuta alcuni macchinari adibiti alla produzione di ammortizzatori, nonché il marchio W/A caratterizzante gli stessi.

Tuttavia, nel 2015, all'atto della registrazione della voltura la società attrice veniva a conoscenza del fatto che il marchio ceduto non apparteneva alla cedente, bensì ad un'altra società concorrente nel medesimo settore commerciale.

Secondo la cessionaria, il comportamento della convenuta sarebbe idoneo a configurare i presupposti per la registrazione del marchio in mala fede, ai sensi dell'art. 19 CPI, integrando altresì gli estremi del grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto di cessione. In tal senso deporrebbe altresì la circostanza che la convenuta fosse detentrice di una partecipazione nella società che aveva registrato il marchio preesistente.

La questione

La questione in esame è la seguente: può riconoscersi la risoluzione giudiziale del contratto di cessione di un marchio qualora esso sia sostanzialmente identico ad un altro marchio precedentemente registrato e di titolarità di un altro soggetto?

Le soluzioni giuridiche

La ratio sottesa all'art. 19 CPI è quella di offrire una tutela dell'aspettativa di colui che è in procinto di registrare un determinato segno distintivo.

Può riscontrarsi la mala fede nella registrazione del marchio qualora essa anticipi un'attività preparatoria alla registrazione dello stesso marchio non ancora sfociata nella costituzione di un diritto sul segno (L.C. Ubertazzi (a cura di), sub art. 19 D.Lgs 30/2005, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, 5° edizione, p. 138).

Nel caso di specie, la registrazione del marchio è stata effettuata nel 1958. Nel 2007 si è verificato il cambio di denominazione del titolare del marchio, a sua volta ceduto nel 2012 ad un'altra società. Dalla visura prodotta è emerso altresì che la società convenuta fosse proprietaria del 30% del capitale della società titolare del marchio preesistente.

Da un confronto dei due marchi emerge una netta somiglianza grafica, cambiando solamente lo sfondo, essendo nell'anteriore nero e in quello posteriore bianco. Anche da un punto di vista testuale i due marchi sono identici.

Il Tribunale di Torino ha messo in risalto la circostanza che la domanda di registrazione del marchio oggetto di cessione fosse avvenuta da parte di società socia della titolare del marchio anteriore e identico a quello successivamente registrato dalla società convenuta. Ciò ha indotto i giudici torinese a ritenere integrata la registrazione in mala fede di cui all'art. 19 CPI e, in ogni caso, la carenza dei requisiti di novità necessari per la registrazione del marchio ai sensi dell'art. art. 12 CPI.

Il Tribunale di Torino ha quindi accolto la domanda di risoluzione del contratto di cessione del marchio, riscontrando l'inadempimento grave ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.  

Osservazioni

L'art. 12 CPI esclude la possibilità di registrare come marchio un segno che sia identico o simile ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

Nel caso di specie, il marchio in questione era nullo per difetto di novità in quanto sostanzialmente identico ad un marchio preesistente. Merita di essere segnalata la circostanza che la società cessionaria del marchio posteriore deteneva una partecipazione nel capitale della società titolare del marchio anteriore. Pertanto, essa non poteva non essere consapevole dell'esistenza di un segno distintivo identico per contraddistinguere beni afferenti alla medesima classe merceologica.

Il Tribunale torinese ha qualificato tale consapevolezza come mala fede nella registrazione del marchio, ai sensi dell'art. 19 CPI.

Giova tuttavia puntualizzare che in dottrina si tende a riscontrare tale fattispecie soltanto laddove un soggetto abbia registrato come marchio un segno che altri avevano intenzione di registrare senza che l'iter per l'ottenimento della privativa fosse ancora completato. Sembra che i giudici torinesi abbiano invece optato per un'interpretazione estensiva della nozione di malafede ai sensi dell'dell'art. 19 CPI, includendovi altresì quei casi in cui colui che richiede la registrazione di un marchio sia già a conoscenza dell'esistenza di un marchio anteriore sostanzialmente identico.

Guida all'approfondimento

M. Ricolfi, Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale, Giappichelli, 2015.