Marchi UE: Il Tribunale dell’UE affronta la questione della notorietà graduale e il rischio di confusione tra marchi simili

Nel novembre 2019 un'impresa tedesca di prodotti cosmetici ha chiesto all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare come marchio dell'Unione europea un segno denominativo. Il marchio richiesto designava principalmente prodotti cosmetici, candele profumate e servizi di marketing. Nel luglio 2020 un'impresa francese di prodotti di lusso (moda e profumi principalmente), ha presentato un'opposizione alla registrazione del marchio richiesto. L'EUIPO ha parzialmente accolto l'opposizione constatando che il marchio oggetto della questione godeva in una parte sostanziale dell'Unione di grande notorietà, dalla quale il titolare del marchio richiesto avrebbe potuto trarre indebito vantaggio grazie alla somiglianza tra i due marchi.

La società tedesca ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea avverso la decisione dell'EUIPO.

Il Tribunale respinge tale ricorso.

Il Tribunale constata che il marchio in questione gode di notorietà in una parte sostanziale del territorio dell'Unione, in particolare in Francia, quanto ai prodotti di profumeria e profumi. Tale marchio ha acquisito in passato un elevato grado di notorietà, la quale, anche supponendo che sia potuta diminuire nel corso degli anni, esisteva ancora alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio richiesto, sicché una certa notorietà «residua» permaneva ancora a tale data.

Inoltre, il Tribunale si pronuncia sull'onere della prova della notorietà, ricordando che un documento redatto un certo tempo prima o dopo rispetto alla data di deposito della domanda del marchio considerato può contenere indicazioni utili, tenuto conto del fatto che la notorietà di un marchio si acquisisce, generalmente, in maniera graduale. Esso precisa che lo stesso ragionamento si applica in relazione alla perdita di tale notorietà, notorietà che si può anche perdere, generalmente, in maniera graduale. Pertanto, in assenza di elementi di prova concreti che dimostrino che la notorietà, gradualmente acquisita dal marchio anteriore nel corso di numerosi anni, sia improvvisamente sparita nel corso dell'ultimo anno esaminato, il marchio godeva ancora di notorietà alla data pertinente.

Il Tribunale conferma altresì che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo che ne consente la registrazione, che esso è simile al marchio richiesto e che l'esistenza di un rischio di associazione tra i due marchi non può essere esclusa. Orbene, in tali circostanze, vi è il rischio che il titolare del marchio richiesto possa trarre un indebito vantaggio dalla reputazione del marchio anteriore.