Tribunale UE: Ferrari può continuare a utilizzare il marchio “Testarossa”

Dal 2007 l'azienda Ferrari Spa era titolare del marchio “Testarossa” per, tra gli altri, automobili, pezzi di ricambio, modelli di auto in miniatura.

L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), al quale sono state presentate due domande di dichiarazione di nullità, aveva stabilito che la Ferrari era decaduta dai diritti su tale marchio, considerando che, per un periodo ininterrotto di cinque anni (dal 2010 al 2015) questo non era stato oggetto di un «uso effettivo» all'interno dell'Unione sui prodotti per i quali era stato registrato.

Il Tribunale, adito da Ferrari, ha, tuttavia, annullato le decisioni, rilevando che le automobili modello Testarossa sono state costruite tra il 1984 e il 1996, dopo di che solo le automobili usate sono state commercializzate da concessionari o distributori autorizzati da Ferrari. L'utilizzo del marchio conformemente alla sua funzione essenziale, ossia garantire l'identità di origine dei prodotti per i quali è stato registrato, può costituire un «uso effettivo», applicandosi anche all'uso da parte di terzi con il consenso (implicito o esplicito) del titolare.

Prendendo in considerazione gli usi e le caratteristiche del particolare mercato delle automobili, il Tribunale ha ritenuto che la vendita di un'automobile usata da parte di un concessionario o di un distributore autorizzato potesse essere riconosciuta come effettuata con il consenso implicito di quest'ultimo, in ragione del legame riconosciuto tra le due società, il quale presuppone che il titolare del marchio abbia autorizzato il concessionario o il distributore.

Con le stesse modalità è avvenuto l'uso del marchio sui pezzi di ricambio e gli accessori nel corso del periodo in questione, da parte di concessionari e distributori autorizzati.

Inoltre, il servizio di certificazione offerto da Ferrari comprende una verifica dell'origine commerciale delle componenti.

Pertanto, per il Tribunale, l'impresa ha dimostrato il proprio consenso implicito all'uso, da parte di terzi, del marchio in questione.

Per quanto riguarda, invece, i modelli in miniatura di automobili (giocattoli) (causa T-1104/23), il Tribunale ha sottolineato che l'apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio registrato per giocattoli su modelli in miniatura di automobili può essere vietata soltanto qualora pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni di tale marchio, valutate secondo le caratteristiche del mercato dei modelli di automobili in miniatura.

L'uso del marchio è consentito al terzo, anche senza il consenso del titolare, a condizione che tale utilizzo si limiti ad indicare al pubblico di riferimento che tale prodotto è una riproduzione fedele di un autentico modello di automobile.

Al contrario, qualora l'uso del marchio da parte di un terzo vada oltre tale semplice indicazione e faccia, ad esempio, riferimento ad un accordo di licenza concluso con il titolare, sarà percepito come un'indicazione del fatto che tali prodotti provengono dal costruttore di automobili o da un'impresa economicamente collegata.

Il Tribunale ha evidenziato come il marchio sia stato utilizzato durante il periodo in questione da parte di terzi, per modelli in miniatura di automobili, recando la menzione «prodotto ufficiale su licenza Ferrari», rispettando la sua funzione essenziale, ossia garantire l'origine commerciale dei prodotti.

In tal modo, l'uso da parte di terzi per i modelli in miniatura è stato fatto con il consenso implicito della Ferrari.

Per approfondire: curia.europa.eu.