Annunci commerciali online: tutela dei marchi limitata

La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 3 marzo sulla causa C-179/15, ha dichiarato che l'art. 5, par. 1 lett. a) e b) della Direttiva 2008/95/CE del Parlamento e del Consiglio europei in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che un terzo, indicato in un annuncio pubblicato su un sito Internet che contiene un segno identico o simile a un marchio tale da dare l'impressione che sussista un rapporto commerciale tra quest'ultimo e il titolare del marchio, non fa un uso di tale segno che può essere vietato da detto titolare in forza della citata disposizione qualora la pubblicazione di tale annuncio non sia stata eseguita o commissionata da tale terzo, o anche nel caso in cui la pubblicazione dell'annuncio sia stata eseguita o commissionata da tale terzo con il consenso del titolare, qualora detto terzo abbia espressamente preteso dal gestore di tale sito Internet, al quale aveva commissionato l'annuncio, di cancellare quest'ultimo o la dicitura del marchio che vi figura.

La vicenda. La casa automobilistica titolare del marchio Mercedes Benz si rivolgeva al tribunale ungherese per far accertare l'uso contraffatto del proprio marchio da parte di un'autofficina che, anche a seguito della risoluzione di un contratto di assistenza e riparazioni con la Daimler, aveva continuato a utilizzare su Internet annunci che pubblicizzavano l'officina come autorizzata Mercedes Benz, per la riparazione e assistenza delle vetture. La società ungherese sosteneva, invece, di aver tentato di cancellare ogni uso del marchio di impresa idoneo a indurre il pubblico a ritenere che essa continuasse a essere contrattualmente legata alla Daimler, ma che gli annunci continuavano a comparire, indipendentemente dalla sua volontà, senza che essa potesse intervenire sul contenuto, la pubblicazione o la cancellazione. Nel giudizio nazionale emergeva, in sostanza, una prassi commerciale diffusa, consistente nella riproduzione, da parte di determinati prestatori di servizi online, di annunci pubblicati su altri siti, all'insaputa dell'inserzionista e senza il suo consenso. Da qui il rinvio da parte della corte ungherese alla CGUE, con la proposizione della questione pregiudiziale.

La questione pregiudiziale e la tutela dei marchi su internet. Viene chiesto se la tutela dei marchi, di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) e b), della direttiva 2008/95 si estende anche alle ipotesi in cui l'uso illegittimo del marchio in un annuncio online sia avvenuto contro la volontà del terzo, o a sua insaputa.

In precedenti pronunce intervenute su vicende simili, la Corte ha già avuto modo di affermare che “l'uso di un marchio di impresa da parte di un terzo, senza l'autorizzazione del titolare, effettuato al fine di comunicare al pubblico che detto terzo effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti recanti detto marchio o che esso è specializzato o specialista di tali prodotti costituisce, in determinate circostanze, un uso del marchio di impresa” che può essere vietato ex art. 5 cit.

Nel caso di specie, tuttavia, la pubblicazione degli annunci dopo la risoluzione del contratto è avvenuta contro la volontà del terzo, che anzi si è attivato per rimuovere l'unico annuncio autorizzato una volta venuto meno il rapporto che lo legava con la Daimler.

“Solo un terzo che abbia il controllo, diretto o indiretto, sull'atto che costituisce l'uso”, prosegue la Corte, “è effettivamente in grado di far cessare tale uso e quindi di conformarsi a detto divieto”. Pertanto, un'interpretazione dell'art. 5 che consenta, in una situazione come quella in esame, al titolare del marchio di vietare all'inserzionista l'uso controverso, violerebbe il principio impossibilium nulla obligatio est.

Da qui la risposta negativa alla questione pregiudiziale, nei termini riportati supra.