La tutela giuridica del know-how dell’impresa quale “intangible asset”

Il know-how, inteso come l'insieme delle informazioni e conoscenze tecniche e commerciali segrete e confidenziali, è un “intangible asset” strategico dell'impresa, al pari di ogni privativa industriale, tanto da trovare formale tutela negli artt. 98 e 99 del C.P.I. Proprio in forza dell'importanza sostanziale per qualsiasi attività di impresa di tale bene immateriale, l'UE ha emanato la Direttiva (EU) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate, che gli Stati Membri dovranno recepire entro il 9 giugno 2018.

L'Autore tratta nel presente contributo l'attuale disciplina del segreto industriale, sia sotto il profilo della concorrenza sleale che della protezione offerta dal Codice della proprietà industriale, andando poi ad analizzare la nuova normativa europea ed, evidenziandone, gli aspetti innovativi cui dovrà adeguarsi l'ordinamento nazionale.

I segreti industriali sono le conoscenze e le informazioni strategiche, innovative e non note tra il pubblico nel settore di riferimento, riguardanti l'attività produttiva e/o organizzativa di un'impresa. La conoscenza, infatti, può riferirsi tanto alle fasi dell'attività produttiva dell'impresa, quanto all'organizzazione aziendale ed alla commercializzazione di un bene o di un servizio. Il segreto industriale comprende, quindi, sia l'informazione tecnica che quella commerciale, ovvero i c.d. “Trade secrets”, stante il dettato dell'art. 98 C.P.I.

Estremamente chiara ed esplicativa la definizione lessicale giuridica inglese di segreto industriale, ovvero “know-how”, che rappresenta la contrazione dell'espressione “to know how to do it”, letteralmente “sapere come lo si fa”. E' pacifico, peraltro, che oggi l'espressione know-how è entrata a pieno titolo nel linguaggio giuridico italiano, quale sinonimo di informazione segreta, essendo utilizzata in tal senso sia in giurisprudenza che dallo stesso Legislatore. Si pensi ad esempio all'inserimento del “know-how” tra i beni soggetti al regime agevolato del c.d. “Patent box”, o, ancora, al Reg. (CE) 772/2004, dove all'art. 1 è definito come il “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è: i) segreto (…); ii) sostanziale (…); e iii) individuato (…)”.

Prima dell'entrata in vigore del c.d. Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) o, per brevità, C.P.I., la tutela del know-how era affidata, sotto il profilo civilistico, all'istituto della concorrenza sleale e, penalmente, all'art. 623 c.p. Quest'ultimo, tutt'ora in vigore, ha trovato, diversamente dalla prima, limitata applicazione, essendo da un lato riferito alle sole informazioni strettamente tecniche e non commerciali, quali “invenzioni scientifiche o applicazioni industriali”, con esclusione perciò dei c.d. “trade secrets”, e, dall'altro lato, richiedendo il dolo, seppur generico, ben più arduo da dimostrare rispetto alla colpa, richiesta, tra l'altro con presunzione relativa di sussistenza ai sensi dell'art. 2600, terzo comma, c.c., per l'illecito civile: per quest'ultimo è testualmente previsto che “accertati gli atti di concorrenza sleale, la colpa si presume”.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del C.P.I., la nozione di segreto ex art. 623 c.p. ha subito una progressiva compressione, in quanto oggi è da “ritenersi (…) superata la pregressa giurisprudenza cha aveva dato una nozione ampia del concetto di segreto industriale, intendendo per tale quell'insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione” (Trib. La Spezia, 26 novembre 2007). Ciò in quanto, ferma la limitazione alle invenzioni e applicazioni, è pacifica comunque la “riconducibilità all'art. 98 C.P.I. della nozione di segreto di cui all'art. 623 c.p.” (Galli – Gambino - Falce, Codice Commentato della proprietà industriale e intellettuale, Milano, 2011, 2631), con la conseguenza che dovranno sussistere i requisiti previsti in detto articolo e di cui si parlerà più avanti.

É interessante, in ogni caso, evidenziare come già la giurisprudenza ante codice prevedesse, conformemente al successivo disposto dell'art. 98 C.P.I., la tutelabilità anche di segreti che non potessero essere oggetto di brevetto, precisando che “Ai fini della configurabilità dell'illecito di cui all'art. 623 c.p. non è necessario che le applicazioni industriali siano originali o nuove; le notizie possono avere ad oggetto segreti industriali in senso lato, e quindi anche il know-how aziendale, da intendersi come il complesso delle informazioni industriali necessarie per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di un macchinario o di un impianto” (Cass. pen., 18 maggio 2001, n. 25008, in G.A.D.I., 4618/2).

Si, precisa, comunque, pur nell'incertezza del testo normativo finale, che il D.lgs. di attuazione della direttiva (UE) 943/2016 interviene, tra l'altro, sull'art. 623 c.p., come si spiegherà nell'ultimo capitolo del presente contributo.

Con riferimento invece all'illecito civile, lo sfruttamento abusivo di segreti industriali è stato fin da subito considerato dalla giurisprudenza, anche in considerazione dell'art. 6-bis l. inv., oggi abrogato, fattispecie innominata di concorrenza sleale, rientrante, quindi, nella clausola generale di chiusura dell'art. 2598, n. 3, c.c., che prevede la responsabilità di chi “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”. Tale norma, inserita per la prima volta nel c.c. del 1942, trova la sua origine nell'ordinamento internazionale e, precisamente, nell'art. 10-bis della Convenzione di Unione di Parigi del 1883, inserito nella revisione dell'Aja nel 1925. La giurisprudenza precedente al C.P.I. si era concentrata sulla sottrazione di segreti da parte dell'ex dipendente, statuendo che “L'utilizzazione da parte di ex dipendenti di procedimenti riservati adottati dall'ex datore di lavoro ed ad essi noti per il precorso rapporto di lavoro costituisce mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, idoneo a danneggiare l'impresa concorrente in quanto lo sfruttamento del risultato degli esperimenti da questa eseguiti importa una situazione di vantaggio per effetto della riduzione dei costi di produzione” (Cass. 15 marzo 1974, n. 750). Del resto l'inquadramento nel 2598 n. 3 c.c. era perfettamente conforme all'art. 6-bis l.inv., che statuiva che: “Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente (…)”.

Con la promulgazione del C.P.I. si è posto il problema di coordinare le nuove norme, gli artt. 98 e 99, che prevedono una tutela tipica del segreto industriale, al pari di quella degli altri diritti titolati di proprietà industriale, con il disposto dell'art. 2598, n. 3, c.c., in considerazione del consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale sopra citato. Il legislatore, diversamente da quanto sopra riferito all'art. 623 c.p., ha provveduto, quindi, a precisare il rapporto tra le diverse tutele, con il D. Lgs.131/2010, che ha modificato l'incipit dell'art. 99 del C.P.I., riproponendo quello della precedente l.inv., ovvero “ferma la disciplina della concorrenza sleale”.

Di conseguenza, è stata strutturata una tutela complementare tra la nuova fattispecie ex artt. 98 e 99 C.P.I. e la tutela, ancor oggi esistente, per concorrenza sleale con la conseguenza che oggi “Viene pertanto ammessa una tutela concorrenziale complementare anche per informazioni che non presentano i requisiti ex art. 98 C.P.I. ma allo stesso tempo sono sottratte con mezzi professionalmente scorretti” (Trib. Venezia, 16 luglio 2015). Da rilevare come le due fattispecie, concorrenti tra loro, abbiano presupposti e requisiti diversi dovendosi ritenere “che il codice abbia attribuito tutela assoluta e reale alle informazioni che presentino i caratteri dell'art. 98” (Trib. Bologna, 4 luglio 2008) mentre, nel caso di tutela ex art. 2598 n. 3 c.c. “un regime di tutela relativo”, ovvero applicabile “quando ricorrano tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'azione di concorrenza sleale” (Trib. Bologna 31 ottobre 2010). Del resto, gli artt. 98 e 99 C.P.I. tutelano l'informazione segreta in quanto tale, mentre la concorrenza sleale in analisi mira “a colpire forme di concorrenza parassitaria in senso lato, contrarie ai principi della professionalità imprenditoriale, e come tali illecite” (Galli – Gambino - Falce, Codice Commentato della proprietà industriale e intellettuale, Milano, 2011, 914), accordando, quindi, “soltanto una tutela obbligatoria e non reale” (Trib. Bologna, 28 settembre 2010).

Da notare, infine, che “Appartiene al tribunale ordinario, e non alle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza a decidere sulla domanda di accertamento di un'ipotesi di concorrenza sleale in cui la prospettata lesione degli interessi della società danneggiata riguardi l'appropriazione, mediante storno di dirigenti, di informazioni aziendali, di processi produttivi e di esperienze tecnico-industriali e commerciali (cd. "know how" aziendale, in senso ampio), ma non sia ipotizzata la sussistenza di privative o altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi, o relativi all'accertamento, dell'illecito concorrenziale” (Cass., 9 maggio 2017, n. 11309), mentre “I diritti di cui all'art. 98 risultano, in sostanza, attualmente tutelabili secondo le forme della tutela reale, erga omnes, analogamente a quanto già accadeva per gli altri, più tradizionali, diritti di privativa” e “Per tale ragione deve sussistere la competenza delle Sezioni Specializzate in Proprietà Industriale e Intellettuale” (Trib. Foligno, 23 gennaio 2008).

Il C.P.I. (D. Lgs. n. 30/2005) è stato concepito come un'organica riorganizzazione dell'intera materia del diritto industriale. L'utilizzo stesso del termine “Codice” ha trovato ragione nella “unificazione dogmatica”, “concepita addirittura con valore romanistico” (Vanzetti, Codice della proprietà industriale, Milano, 2013, 4).

Le c.d. informazioni segrete sono parte dei diritti di proprietà industriale non titolati, come risulta dal combinato disposto degli artt. 1 e 2, n. 4, C.P.I., e ivi trovano la loro disciplina negli artt. 98 e 99. L'assenza di un titolo comporta che la tutela in commento necessita, per essere azionata, della prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto. Le norme citate hanno rappresentano una delle più rilevanti novità del C.P.I., pur se riprendono parzialmente l'art. 6-bis della l.inv., introdotto con il D. lgs. n. 198/1996, a sua volta derivato dall'art. 39 del trattato TRIPs.

L'art. 98 C.P.I., evidentemente derivato anch'esso dall'art. 39 TRIPs, individua l'oggetto e i requisiti della tutela, poi precisata al successivo art. 99. Alla luce del tenore letterale del primo, la tutela “si riferisce a tutto ciò che può rientrare nella nozione di know-how; quindi: informazioni di natura tecnica o commerciale (a tal fine apparendo indifferente la natura, potendo trattarsi di esperienze aziendali tecnico-industriali o informazioni di carattere commerciale, o, ancora, informazioni relative alla organizzazione, o, infine, informazioni finanziarie, di gestione o di marketing)” (Trib. Bologna, ord., 27 maggio 2008).

Si tratta quindi di una tutela molto estesa, limitata non tanto dall'oggetto della stessa, ovvero dalla tipologia dell'informazione, quanto, piuttosto, dalla necessaria sussistenza dei tre requisiti indicati nell'art. 98 alle lettere a, b e c, che precisano e concretizzano il significato di informazione segreta, pur tenendo presente che tale nozione “deve essere intesa in senso relativo, giacché, ove la si interpretasse in senso assoluto, si colliderebbe col dato di fatto che certi collaboratori si trovino a conoscere informazioni aziendali che devono rimanere strettamente riservate. Anche l'art. 98 D. Lgs. n. 30/2005 conferma la relatività della nozione di segretezza specificando che essa si realizza quando le informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte da parte delle persone al cui controllo sono soggette, a misure adeguate a mantenerle segrete” (Trib. Catania, 10 ottobre 2005). Da rilevare come l'art. 98 n. 2, conformemente all'art. 39 n. 3 TRIPs, estenda la protezione, considerandole non divulgate, alle informazioni trasmesse a pubbliche autorità per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti chimici, farmaceutici ed agricoli.

Il primo requisito è la segretezza, ovvero la non notorietà e non accessibilità delle informazioni, da intendersi in modo relativo. Ciò significa che le informazioni non necessariamente devono essere nuove, come richiesto in tema di invenzione dall'art. 46 C.P.I., né oggetto di monopolio, in quanto “la circostanza che più imprenditori siano a conoscenza di determinate informazioni per esservi pervenuti in modo tra loro indipendente non esclude la tutelabilità delle stesse” (Vanzetti, Codice della proprietà industriale, Milano, 2013, 1105), purché il numero limitato di soggetti in loro possesso permetta di non considerarle generalmente note. Non sono invece considerate segrete le informazioni “a cui è possibile prevenire attraverso l'osservazione, l'analisi chimica o dall'esame meccanico scompositivo del prodotto del concorrente” (Vanzetti, cit.), ovvero attraverso il c.d. “reverse engineering”, generalmente lecito. Da precisare che notorietà e non accessibilità non devono essere riferite necessariamente alla singola informazione, ben potendo riferirsi all'insieme o alla precisa combinazione di esse, come nel caso di liste di clientela, nelle formulazioni di ricette o formulazioni chimiche o, ancora, alle informazioni sulla gestione o manutenzione di macchinari o impianti produttivi.

Il valore economico richiesto quale secondo requisito è rappresentato dalla sussistenza di un vantaggio concorrenziale, derivante dal segreto, rispetto agli altri operatori, non essendo necessaria una loro valutazione economica o un preciso prezzo di mercato.

Il terzo requisito, l'obbligo per il titolare di essersi attivato per mantenere le informazioni segrete, è quello più spesso assente nella prassi. Infatti, non basta aver vincolato l'accesso con password e login (cfr. Trib. Milano, 14 febbraio 2012), o con misure tecniche di protezione minime, ma serve l'adozione di idonee misure, interne, come circolari o regolamenti interni, ed esterne, come accordi di confidenzialità, patti di segreto, apposizione della dicitura “confidenziale” etc., che permettano in modo chiaro ed evidente a chiunque legittimamente vi acceda la volontà del titolare di mantenerle segrete. Occorre, perciò, “che il necessario sistema di sicurezza si accompagni ad una protezione giuridica – la quale può derivare altresì dal preciso avvertimento ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla determinazione di mantenerlo” (Trib. Bologna, 20 marzo 2008). Ai sensi dell'art. 99 C.P.I. viene assicurata al titolare di un'informazione segreta, ex art. 98, la protezione generalmente riconosciuta per gli altri diritti di proprietà industriale, con applicazione, quindi, anche delle assai favorevoli norme sulla quantificazione del danno ex art. 125 C.P.I.

Il 18 giugno 2016 è stata promulgata, nel più generale quadro strategico della protezione della proprietà industriale delineato dalla Comunicazione della Commissione COM (2011) 287, la Direttiva 2016/943, di seguito semplicemente la Direttiva, che dovrà essere recepita dall'Italia entro il 9 giugno 2018 e già inserita nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163, su cui si veda la news, in questo portale), recante “delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea”. La nuova normativa trova ragione nel fatto che, da un lato, come precisato al secondo considerando, “Le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritto di proprietà intellettuale” ed “usano la riservatezza come strumento di competitività commerciale e di gestione dell'innovazione”, dall'altro lato, come evidenziato al quarto considerando, “L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale compromettono la capacità dei legittimi detentori del segreto commerciale di ottenere i vantaggi derivanti dal loro ruolo di precursori grazie ai risultati dei propri sforzi in materia di innovazione. Senza strumenti giuridici di tutela del segreto commerciale efficaci e comparabili in tutta l'Unione, gli incentivi a intraprendere attività transfrontaliere innovative sul mercato interno risultano indeboliti e i segreti commerciali non sono in grado di mettere a frutto le loro potenzialità di motori della crescita economica e dell'occupazione. Pertanto, l'innovazione e la creatività sono scoraggiate e gli investimenti diminuiscono, incidendo in tal modo sul corretto funzionamento del mercato interno e mettendone a repentaglio le potenzialità di sostegno alla crescita”.

Infatti, nonostante “l'accordo TRIPs, tra le legislazioni degli Stati membri sussistono importanti differenze per quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi”. La Direttiva è, quindi, anche lo strumento per addivenire ad una armonizzazione conforme all'art. 39 TRIPs già sopra descritto. Tale aspetto appare rilevante, considerato che gli artt. 98 e 99 C.P.I. già appaiono conformi a tale normativa. Con riferimento al dettato del primo, è utile precisare che la Direttiva non riguarda quanto ivi previsto al n. 2, che perciò non verrà verosimilmente toccato dalla riforma. Inoltre, la Direttiva affronta le tematiche dell'informazione segreta solamente con riferimento alla tutela civilistica, senza nulla dire sull'eventuale concorrente protezione penalistica, che invece appare modificata dallo Schema di D.lgs. di attuazione della Direttiva, di seguito lo “Schema”. Tale testo, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2018, ma non risulta ancora pubblicato in G.U.

Si premette, inoltre, che la Direttiva, all'art. 1.1, comma 2, conferma il generale principio in base al quale “Gli Stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni del TFUE, fornire un livello più ampio di protezione contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali rispetto a quello previsto dalla presente direttiva”. Ciò comporta che il recepimento non dovrebbe pregiudicare la concorrente tutela complementare ex art. 2598, n. 3, c.c., che potrà trovare, tuttavia, aggiornamento nelle disposizioni europee in ordine ai mezzi leciti ed illeciti di acquisizione dell'informazione, tanto più che lo stessa Direttiva, all'art. 3 n. 1, lett. d e 4, n. 2, lett b, richiama espressamente le “leali pratiche commerciali”, espressione equiparabile alla “correttezza professionale” richiamata nella norma interna. La definizione di segreto commerciale di cui all'art. 2 della Direttiva appare speculare a quella già presente nell'art. 98., n. 1. Lo stesso Schema si limita, per esaustività, “a recepire la (…) definizione di merci costituenti violazione”. Ciò trova spiegazione nella derivazione di entrambe le norme dall'art. 39 TRIPs. Altrettanto dicasi per il disposto dell'art. 3 della Direttiva, che riguarda “Acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali”, e dell'art. 5, “Eccezioni” all'acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali, con l'art. 99 C.P.I., oggi già integrato, nell'interpretazione dell'espressione generale ivi contenuta “in modo abusivo”, dall'entrata in vigore della normativa in tema di “Whistleblowing” (L. n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”) e dalla consolidata giurisprudenza in tema di “reverse engineering”, nonché dalla pacifica prevalenza degli interessi pubblici e delle libertà fondamentali, ivi comprese quelle presenti nella Carta europea dei diritto dell'uomo e nell'art. 24 Cost., nonché nello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970) in forza della gerarchia delle fonti normative. Anche quest'ultimo, perciò, “è già conforme alle indicazioni della Direttiva in quanto in linea con il dettato dell'art. 39 TRIPs” (Arcidiacono, Prospettive di adeguamento del diritto italiano alla Direttiva Trade Secrets, in O.D.C., n. 2, 2016, 17). Più complesso appare il rapporto tra l'art. 4 della Direttiva (“Acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali”) e l'art. 99 C.P.I., poiché quest'ultimo appare assai più laconico e succinto, trattandosi di norma assai generale, senza riferimenti ad ipotesi specifiche, mentre il primo richiama molteplici fattispecie di condotte illecite specifiche, come l'accesso, l'appropriazione o la copia non autorizzate di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici, l'acquisizione contraria a leali pratiche commerciali, la violazione un obbligo contrattuale o di altra natura. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, n. 4 e 5, è illecita l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione, la produzione, l'offerta o la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione. Pur considerando che alcuni autori, rilevato che “sotto il vincolo dell'interpretazione filocomunitaria delle disposizioni domestiche in virtù del quale, come noto, il giudice nazionale, fra le diverse interpretazioni della disposizione interna, deve scegliere quella maggiormente conforme alla normativa comunitaria” con la possibile conseguenze che “stante la sua laconicità” l'art. 99 potrebbe essere interpretato “in modo conforme al dettato dell'art. 4 della Direttiva nella sua interezza” (Arcidiacono, Prospettive di adeguamento del diritto italiano alla Direttiva Trade Secrets, in O.D.C., n. 2, 2016, 23), si evidenzia che lo Schema è indirizzato all'integrazione della norma interna, recependo il dettato dell'art. 4 della Direttiva ed, in particolare, prevedendo la rilevanza anche di condotte colpose, ivi compresa la colpa non grave (pag. 7 dello Schema), e l'inserimento dell'ipotesi di responsabilità del terzo che “era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente” (artt. 4.4 e 4.5 della Direttiva). Il capo III della Direttiva riguarda le “Misure, procedure e strumenti di tutela”, ricalcando parzialmente la Dir. 48/2004, c.d. “Dir. Enforcement”. Da notare che il C.P.I. appare già assai articolato nella tutela giurisdizionale dell'informazione segreta, avendo esteso a questa le previsioni inerenti gli altri diritti di privativa industriale già conformate alla normativa citata. Lo Schema prevede, comunque, l'integrazione dell'art. 132 C.P.I. con il disposto dell'art. 10.2 (Gli Stati membri assicurano che le autorità giudiziarie possano, in alternativa alle misure di cui al paragrafo 1, subordinare il proseguimento del presunto utilizzo illecito di un segreto commerciale alla costituzione di garanzie intese ad assicurare il risarcimento in favore del detentore del segreto commerciale. La divulgazione di un segreto commerciale a fronte della costituzione di garanzie non è consentita); con il disposto dell'art. 11.2 (Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso, inclusi, ove opportuno: a) il valore e le altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale; b) le misure adottate per proteggere il segreto commerciale; c) la condotta del convenuto nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale; d) l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale; e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti; f) i legittimi interessi di terzi; g) l'interesse pubblico; e h) la tutela dei diritti fondamentali); con il disposto dell'art. 11.5 (Se le misure di cui all'articolo 10 sono revocate sulla base del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo qualora esse si estinguano a causa di un'azione o di un'omissione dell'attore, oppure se è stato successivamente accertato che non vi sono stati acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale né la minaccia di tale comportamento, le competenti autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto o di un terzo danneggiato, di fornire al convenuto o al terzo danneggiato un adeguato risarcimento dell'eventuale danno provocato da tali misure).

È altresì previsto il recepimento, nell'art. 124 C.P.I. dell'art. 13.1, che introduce gli elementi di valutazione per l'accoglimento o meno della domanda, e dell'art. 13.3, che prevede la possibilità di misure pecuniarie alternative a quelle previste all'art. 12 (“Ingiunzioni e misure correttive”), oltre al recepimento nell'art. 126 C.P.I. dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 15 della Direttiva, in tema di tutela del segreto commerciale in caso di pubblicazione di provvedimento giudiziari.

Appare utile, infine, soffermarsi brevemente sulle previsioni della Direttiva effettivamente estranee alla vigente normativa ed alla giurisprudenza nazionale, ovvero quelle relative alla prescrizione (art. 8) e alla “Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di procedimenti giudiziari” (art. 9). L'art. 8 prevede, infatti, diversamente da ogni altro precedente provvedimento europeo sulla proprietà industriale, che “Gli Stati membri, ai sensi del presente articolo, stabiliscono le norme sulla prescrizione dei diritti e delle azioni per chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva. Le norme di cui al primo comma determinano la decorrenza iniziale del termine di prescrizione, la durata del periodo di prescrizione e le cause di interruzione o sospensione del termine di prescrizione. La durata della prescrizione non supera i sei anni”. La ratio dell'introduzione di questa norma va cercata nella generale necessità di certezza del diritto, tenuto conto che i diritti di privativa titolati hanno una durata già preordinata dall'ordinamento internazionale ed accolta nei singoli Stati, mentre per le informazioni segrete trovano applicazioni i dettami generali di ogni singolo ordinamento nazionale, ovvero, per l'Italia, gli artt. 2946, 2947 e 2948 c.c., non essendovi deroghe alla disciplina ordinaria nel C.P.I. Su tale previsione si dovrà certamente intervenire nella fase di recepimento. Lo Schema prevede un termine quinquennale di prescrizione, anche per responsabilità contrattuale, recepito nell'art. 99 C.P.I. A sua volta l'art. 9 della Direttiva prevede, andando a colmare una lacuna dell'ordinamento interno, che debba essere garantita la segretezza del know-how nei procedimenti giudiziari e che la tutela si estenda anche successivamente alla conclusione di essi, vincolando a ciò le parti, i loro avvocati o altri rappresentanti, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano al giudizio. La disposizione dell'art. 9 supera, quindi, le attuali previsioni in tema di segreto professionale, riferendosi anche a terzi cui questo non è applicabile. Lo Schema prevede inoltre la possibilità, ad istanza di parte, di ottenere gli opportuni provvedimenti, come la limitazione all'accesso alle udienze, agli atti e ai documenti di causa, o l'oscuramento o l'omissione delle parti considerate in contrasto con il mantenimento del segreto.

Infine, è interessante notare che lo Schema, conformemente alla delega ma senza alcun riferimento nella Direttiva, modifica gli artt. 388 e 623 c.p., in un'ottica di rafforzamento della tutela pubblicistica del segreto industriale e commediale. L'art. 388 c.p. viene infatti integrato, da un lato, con il riferimento esplicito “all'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale”, dall'altro lato, con la previsione di punibilità di “chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il rispettivo ordine”. L'art. 623 c.p., a sua volta, vede estendersi il suo oggetto, correlativamente all'art. 98 C.P.I., anche ai “segreti commerciali” e “alle notizie destinate a rimanere segrete”.

Il segreto industriale rappresenta un “intangible asset” fondamentale in un'epoca caratterizzata da una sempre più forte concorrenza globalizzata, dove l'opportunità di successo è spesso rappresentata dall'aggiornamento continuo del proprio modello di business, sia in termini di prodotto che di processo. La Direttiva rappresenta, in questo scenario di costante cambiamento e di necessaria perpetua innovazione, un'opportunità per aggiornare la normativa, adeguandola anche alle nuove esigenze del mercato e per rafforzare la tutela dell'impresa che innova da fenomeni di parassitismo, oggi agevolati da internet e dalla digitalizzazione che hanno reso assai più agevoli ed economici gli illeciti in materia di IP.

Per un sintetico approfondimento della riforma nel suo complesso:

Schema di decreto recante attuazione della direttiva (UE) 2016/943, con la relativa relazione.

In dottrina: Vanzetti, La tutela “corretta” delle informazioni segrete, in Riv. dir. ind., 2011, I, 95; Magelli, Il know-how nell'esperienza giurisprudenziale italiana tra esclusiva e concorrenza sleale, in Il dir. ind., 2016, 2, 189; Arcidiacono, Prospettive di adeguamento del diritto italiano alla Direttiva Trade Secrets, in O.D.C., n. 2, 2016; Ruggieri Lapponi, Know how, in Il societario, 2016; Chiappetta, La proposta di direttiva - e le linee di evoluzione della disciplina del Know-how rectius delle informazioni aziendali riservate, in Il dir. ind., 2016, 2, 169.