Anche l’Italia attua la normativa UE sui marchi: in G.U. il decreto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo scorso il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

La direttiva prevede il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, da attuarsi mediante l'introduzione, nel corso dei prossimi sette anni, di nuove procedure amministrative che consentano di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l'ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica.

Eliminazione del requisito della rappresentazione grafica. A tal fine, il decreto legislativo interviene sul codice della proprietà intellettuale (d.lgs. n. 30/2005) con modifiche sostanziali e processuali: viene riformato l'art. 7, con il superamento del requisito della riproducibilità grafica al fine della registrabilità del marchio: per poter depositare un marchio, è ora necessario che sia atto “ a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese” e ad essere rappresentato nel registro Uibm. Sarà, dunque, più facile tutelare marchi non tradizionali, quali quelli olfattivi o i c.d. marchi di luci.

Nuovi impedimenti alla registrazione. Vengono aggiunte nuove ipotesi preclusive alla registrazione come marchio d'impresa, mediante l'aggiunta di nuove lettere c-bis, c-ter, c-quater e c-quinquies all'art. 14, comma 1, c.p.i.: i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche (Dop/Igp), o alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini, o ancora alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'UE è parte, o infine i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata, conformemente alla legislazione UE o dello Stato o ad accordi internazionali, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.

Azione di nullità. Tra le novità di carattere processuale, il nuovo comma 4-bis dell'art. 122 dispone l'improcedibilità dell'azione di nullità o decadenza di un marchio registrato “qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater” o sia pendente un procedimento, sempre dinanzi all'Uibm, ex art. 184-bis.

Viene anche introdotto l'art. 122-bis, che concede ai licenziatari di marchi la legittimazione all'azione di contraffazione, soltanto con il consenso del titolare del marchio d'impresa.

La nuova disciplina entra in vigore il prossimo 23 marzo.