Contratti di ricerca finanziata: pubblicate le nuove Linee Guida

Premessa

Il presente focus approfondisce quanto riportato nelle Linee guida varate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca e pubblicate il il 26 settembre 2023 per orientare la negoziazione di possibili assetti contrattuali standard per le attività di ricerca tra Enti universitari e pubblici da una parte e soggetti committenti-finanziatori delle attività di ricerca dall’altra. 

Si analizzeranno quindi le forme ed opzioni contrattuali che il Ministero ha individuato come più ricorrenti nella prassi, ferma restando un possibile diverso assetto contrattuale concordemente determinato dalle parti.

Le recenti modifiche al CPI su titolarità dei diritti sull'invenzione di università ed enti pubblici di ricerca

La L. 102/2023, ha radicalmente modificato l'assetto normativo della titolarità dei diritti sulle invenzioni delle Università e degli Enti Pubblici di ricerca abolendo il cosiddetto professor's privilege secondo cui questi spettavano automaticamente al ricercatore-autore dell'invenzione appartenente all'Università/Ente Pubblico di ricerca.

Il novellato art. 65 D.Lgs. 30/2005 (c.d. codice della proprietà industriale, per brevità "CPI") prevede ora che “quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricoveri e cura a carattere scientifico IRCCS, nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

Il comma 5 dello stesso articolo prevede che “I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida”

La finalità perseguita dalla novella è senz'altro quella di agevolare i percorsi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle invenzioni. Ed infatti il successivo art. 65bis prevede che “Le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio”.

Linee guida sugli schemi contrattuali da adottare in caso di attività di ricerca commissionata

Le attività di ricerca commissionata a Università, anche non statali legalmente riconosciute, Enti pubblici di ricerca ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS (di seguito anche “strutture di ricerca”) sono quelle particolari tipologie di ricerca interamente o parzialmente finanziate da soggetti terzi che ne orientano finalità e scopi al fine rispondere a loro specifiche necessità.

Fermo restando il principio della libertà negoziale delle parti, le linee guida si preoccupano di individuare gli specifici interessi coinvolti per cercare di darne equilibrato bilanciamento. Da una parte infatti, le strutture di ricerca hanno primario interesse a dare visibilità e conoscenza alla propria attività di ricerca e di poterne divulgare i risultati. Dall’altra, i soggetti finanziatori hanno interesse a poter disporre liberamente dei risultati della ricerca commissionata e finanziata a fini di concreta valorizzazione economica e con la prospettiva di conseguire un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. Al tempo stesso, i soggetti finanziatori hanno pari interesse ad evitare il rischio che l’eventuale divulgazione dei risultati da parte degli istituti di ricerca possa determinare un pregiudizio economico all’asset inventivo conseguito per perdita di novità o di segretezza dei risultati.

Nell’ottica di bilanciare questi interessi contrapposti, le Linee GUida hanno identificato tre diverse fattispecie contrattuali:

1. contratto avente ad oggetto attività di servizio;
2. contratto avente ad oggetto attività di sviluppo;
3. contratto avente ad oggetto attività di ricerca innovativa.

1. Contratto avente ad oggetto attività di servizio (c.d. contratto di servizio)

Nel contratto avente ad oggetto l’attività di servizio (c.d. contratto di servizio) il soggetto finanziatore richiede alla struttura di ricerca la realizzazione di un’attività standard, con impiego di competenze e capacità tecnologiche consolidate e routinarie, la trasmissione dei risultati delle attività svolte. I risultati attesi dal soggetto finanziatore sono di norma dati e relazione di carattere scientifico che lo stesso non avrebbe potuto conseguire per indisponibilità di idonee dotazioni ed apparecchiature allo scopo.

2. Contratto di sviluppo

Il contratto di sviluppo ha di solito come oggetto la ricerca applicativa su progetti di ottimizzazione di prodotti o processi che in realtà sono già in fase di sviluppo presso il soggetto finanziatore. In questi casi, l’idea tecnologico è già stata concepita e parzialmente progettata dal soggetto finanziatore ma necessita dell’intervento della struttura di ricerca per la sua ottimizzazione, validazione, raffinamento o completamento. La collaborazione così instaurata può portare alla generazione di una nuova proprietà industriale di solito legata all’innovazione preesistente di proprietà del soggetto finanziatore e, talvolta, può costituire trovato autonomo potenzialmente brevettabile. In sostanza, in questi casi, il background del soggetto finanziatore è già individuato e codificato e la prestazione della struttura di ricerca è di tipo evolutivo; solo la loro combinazione consentirà di raggiungere un’innovazione effettivamente proteggibile.

3. Contratto di ricerca innovativa

Tale contratto ha la specifica finalità di soluzione di un problema tecnico o di creazione di un nuovo prodotto o di un nuovo uso di prodotto/applicazione del soggetto finanziatore. E dunque, in questi casi, il ruolo e l’apporto tecnico scientifico della struttura di ricerca è particolarmente intenso e rilevante. L’obiettivo di questo tipo di contratto è essenzialmente la generazione di nuova proprietà industriale che può derivare dalle pregresse indifferenziate conoscenze tanto della struttura di ricerca quanto del soggetto finanziatore.

Elementi contrattuali

Le Linee Guida non si limitano ad identificare le diverse categorie di contratti in funzione della specifica attività svolta dalla struttura di ricerca, ma individuano tutti gli elementi che debbono essere oggetto di specifica formalizzazione. Precisamente:

a) indicazione delle parti;

b) esplicitazione chiara delle finalità della collaborazione;

c) definizione delle parole o espressioni chiave che sono utilizzate all’interno del contratto;

d) indicazione chiara e dettagliata dell’oggetto e della natura della collaborazione;

e) regime delle conoscenze pregresse delle parti (c.d. background), ovvero l’individuazione specifica di ciò che costituisce bagaglio conoscitivo di entrambe le parti che, salvo diverso accordo, rimangono di proprietà del suo titolare;

f) regime delle conoscenze attese dalla ricerca commissionata (c.d. foreground), ovvero la titolarità dei risultati conseguiti grazie all’attività di ricerca;

g) disseminazione dei risultati;

h) indicazione dei responsabili per ciascuna delle parti dell’attuazione della collaborazione/ profilo dei soggetti attualmente o potenzialmente coinvolti nelle attività di ricerca;

i) definizione degli aspetti economici (quantificazione ex ante del finanziamento, definizione di eventuali premi e corrispettivi, modalità e tempistica di pagamento ecc);

j) definizione della proprietà dei risultati;

k) disciplina della riservatezza/ tutela della confidenzialità/disciplina degli obblighi e delle modalità di comunicazione dei risultati dell’attività di ricerca

l) disciplina delle pubblicazioni;

m) indicazione della durata;

n) disciplina del recesso e della risoluzione (con indicazione puntuale delle modalità di risoluzione dei contenziosi, del foro competente e della normativa di riferimento).

Le Linee Guida formulano anche ulteriori raccomandazioni sul contenuto dei contratti.

Ad esempio, è opportuno identificare con precisione l’eventuale diverso contributo/apporto della struttura di ricerca e del soggetto finanziatore, i profili di tutti i soggetti coinvolti nell’attività di ricerca anche se non dipendenti, la confidenzialità delle informazioni pregresse scambiate e di quelle conseguite per effetto dell’attività di ricerca.

Come già detto precedentemente nel primo paragrafo, i diritti derivanti dall’invenzione realizzata nell’esecuzione di attività di ricerca svolta preso Università, enti pubblici di ricerca e IRCCS a seguito di finanziamento da parte di soggetto terzo devono essere regolati da specifici accordi contrattuali.

A seconda dell’intensità di apporto inventivo si possono ipotizzare diverse soluzioni:

1. contitolarità dei risultati tra struttura di ricerca e soggetto finanziatore nel caso in cui entrambe abbiano sostanzialmente concorso al raggiungimento del risultato inventivo. In tal caso è opportuno prevedere contrattualmente fin da subito chi procederà a depositare la domanda di brevetto sopportandone i relativi costi, nonché modalità e tempi di eventuale trasferimento della quota di contitolarità della struttura di ricerca a favore del soggetto finanziatore; 
2. titolarità esclusiva dei risultati in capo alla struttura di ricerca quando ad esempio il risultato inventivo sia interamente conseguito dal ricercatore o dal gruppo di ricercatori, non possa essere considerato un semplice ampliamento delle conoscenze di background delle parti ed il contributo di background e foreground della struttura sia maggiormente significativo. Ai fini della valorizzazione della ricerca commissionata, le parti possono prevedere contrattualmente la cessione dei risultati oppure una licenza esclusiva a favore del soggetto finanziatore;
3. titolarità esclusiva dei risultati in capo al soggetto finanziatore, tipica soprattutto delle attività di servizio oggetto pertanto di un contratto di servizio. In tali casi, l’apporto della struttura di ricerca non ha carattere innovativo ma coincide con l’esecuzione della prestazione standard e routinaria contrattualizzata (ad esempio, test, relazioni tecniche ecc.). È possibile riconoscere alla struttura di ricerca il diritto di utilizzare i dati derivanti dall’attività di servizio commissionata per finalità di ulteriore ricerca o per attività didattica prevedendo ovviamente specifiche cautele a protezione del risultato dell’attività di ricerca

Infine, nella contrattualizzazione di tali attività di ricerca variamente definita, occorre regolare con la massima attenzione gli eventuali diritti di pubblicazione dei risultati in capo alla struttura di ricerca. Questo perché la loro disseminazione può comportare la perdita di novità dei trovati con conseguente potenziale pregiudizio alla possibile protezione brevettuale tramite conseguimento della relativa privativa industriale. L’attività di ricerca commissionata e finanziata può portare a tre diverse tipologie di risultato: brevetti od altri titoli di privativa, pubblicazioni di carattere scientifico e know how che il soggetto finanziatore può voler mantenere segreto e riservato.

E, dunque, occorre prevedere che ogni eventuale pubblicazione da parte della struttura di ricerca avente ad oggetto anche solo parzialmente dati oggetto dell’attività di ricerca debba essere preventivamente valutata ed approvata dal soggetto finanziatore il quale, motivando l’effetto potenzialmente pregiudizievole della pubblicazione, potrebbe anche negare il consenso entro un certo termine dalla ricezione della richiesta. Per assicurarsi un esito all’eventuale richiesta di consenso alla pubblicazione, la struttura di ricerca può richiedere l’inserimento nel contratto meccanismi di silenzio-assenso.

A sua volta, la struttura di ricerca potrebbe richiedere a fini divulgativi della propria attività che venga citata espressamente in eventuali pubblicazioni che il soggetto finanziatore volesse effettuare.

Conclusione

Con il varo di queste Linee Guida, si è voluto mettere ordine alle diverse forme contrattuali della ricerca finanziata offrendo uniformità e standardizzazione della prassi e dei relativi percorsi negoziali con potenziali indiscutibili effetti favorevoli sulla corretta identificazione e previsione da parte dei soggetti coinvolti di reciproci diritti ed obblighi.